Quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng trong giao dịch sở hữu trí tuệ

Trong hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, các bên thường quan tâm đến việc bảo đảm cơ hội tiếp tục khai thác đối tượng sở hữu trí tuệ. Đây chính là lý do điều khoản về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng ngày càng được sử dụng phổ biến.

I. Những vấn đề cần lưu ý khi quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng

Trong thực tiễn, quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng không phải là nội dung bắt buộc theo Luật Sở hữu trí tuệ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ lợi ích của bên nhận li-xăng. Nếu điều khoản này được quy định thiếu rõ ràng, các bên rất dễ phát sinh tranh chấp khi chủ sở hữu tiếp tục cấp li-xăng cho bên khác hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ. Một số rủi ro pháp lý thường gặp gồm:

• Không quy định rõ thời điểm phát sinh quyền ưu tiên khiến các bên hiểu khác nhau về thời gian được ưu tiên ký kết hoặc gia hạn hợp đồng.
• Không xác định cụ thể phạm vi ưu tiên (ưu tiên gia hạn, ưu tiên ký hợp đồng mới hay ưu tiên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ).
• Điều khoản chỉ ghi nhận chung chung nhưng không quy định thời hạn để bên nhận thực hiện quyền ưu tiên, dẫn đến khó xác định trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp.
• Chủ sở hữu ký hợp đồng với bên thứ ba trước khi thông báo cho bên đang được hưởng quyền ưu tiên.
• Không quy định chế tài nếu một bên vi phạm quyền ưu tiên khiến việc yêu cầu bồi thường gặp nhiều khó khăn.

Theo khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015, các bên có quyền tự do, tự nguyện cam kết và thỏa thuận nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. Do đó, điều khoản về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng hoàn toàn có thể được các bên xây dựng trên cơ sở tự do thỏa thuận, miễn không vi phạm quy định của pháp luật. Trong hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, việc quy định rõ quyền ưu tiên còn giúp:

• Bảo đảm tính ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên nhận li-xăng.
• Hạn chế nguy cơ chủ sở hữu đồng thời cấp quyền sử dụng cho nhiều chủ thể khác.
• Giảm thiểu tranh chấp về quyền tiếp tục khai thác tài sản trí tuệ.
• Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để yêu cầu bồi thường nếu một bên vi phạm cam kết.

Tóm lại, việc xây dựng điều khoản về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng ngay từ giai đoạn đàm phán là giải pháp quan trọng giúp các bên phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

II. Khái niệm về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng

Để áp dụng đúng điều khoản ưu tiên trong hợp đồng li-xăng, trước hết cần hiểu rõ bản chất pháp lý của quyền này cũng như phân biệt với các quyền sử dụng khác được quy định trong pháp luật sở hữu trí tuệ.

1. Quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng được hiểu như thế nào?

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019 và 2022) chưa có quy định cụ thể về khái niệm "quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng". Trên thực tế, Quyền ưu tiên trong hợp đồng li-xăng được hiểu là quyền mà bên giao li-xăng dành cho bên nhận li-xăng được ưu tiên xem xét, đàm phán hoặc ký kết hợp đồng trước các chủ thể khác khi phát sinh một sự kiện đã được các bên thỏa thuận, chẳng hạn:

• Gia hạn hợp đồng li-xăng khi hết thời hạn;
• Ký kết hợp đồng li-xăng mới;
• Mở rộng phạm vi sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ;
• Được ưu tiên nhận chuyển giao quyền sử dụng trước khi chủ sở hữu cấp quyền cho bên thứ ba.

Như vậy, quyền ưu tiên không phát sinh trực tiếp từ quy định của pháp luật mà chủ yếu được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng. Vì vậy, để quyền ưu tiên có giá trị thực tế, các bên cần quy định rõ điều kiện phát sinh, phạm vi áp dụng và hậu quả pháp lý khi một bên vi phạm.

2. Quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng khác gì với quyền sử dụng độc quyền?

Nhiều doanh nghiệp thường nhầm lẫn giữa quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng và quyền sử dụng độc quyền. Tuy nhiên, đây là hai chế định hoàn toàn khác nhau. Theo khoản 4 Điều 143 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022), hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: Hợp đồng độc quyền; Hợp đồng không độc quyền; Hợp đồng thứ cấp. Trong khi đó:

Kết luận lại, doanh nghiệp cần phân biệt rõ hai khái niệm này để lựa chọn loại điều khoản phù hợp với mục tiêu hợp tác và hạn chế những hiểu lầm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Việc thỏa thuận quyền ưu tiên trong hợp đồng li-xăng mang lại những lợi ích gì?

Việc bổ sung điều khoản về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng giúp cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và bên nhận li-xăng. 

Đối với bên nhận li-xăng, quyền ưu tiên mang lại các lợi ích như:

• Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn.
• Giảm nguy cơ mất quyền khai thác đối tượng sở hữu trí tuệ vào tay đối thủ cạnh tranh.
• Tăng khả năng tiếp tục hợp tác với chủ sở hữu sau khi hợp đồng hết thời hạn.
• Có cơ sở yêu cầu bồi thường nếu chủ sở hữu vi phạm cam kết về quyền ưu tiên.

Đối với bên giao li-xăng, điều khoản này giúp:

• Duy trì mối quan hệ hợp tác với đối tác đã có kinh nghiệm khai thác tài sản trí tuệ.
• Hạn chế tranh chấp khi có nhu cầu cấp quyền cho chủ thể khác.
• Tăng tính minh bạch trong quá trình chuyển giao quyền sử dụng.

Ngoài ra, điều khoản ưu tiên còn góp phần nâng cao giá trị thương mại của hợp đồng, đặc biệt đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ có giá trị lớn như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hoặc bí mật kinh doanh. Vì thế, việc thỏa thuận đầy đủ và rõ ràng về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng là giải pháp quan trọng để bảo vệ lợi ích của các bên và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ.

III. Quy định của pháp luật về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng

Việc thỏa thuận quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng không chỉ dựa trên nhu cầu thương mại mà còn phải bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật dân sự và pháp luật sở hữu trí tuệ. Mặc dù Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành chưa quy định riêng về quyền ưu tiên, nhưng các bên vẫn có thể thiết lập điều khoản này trên cơ sở quyền tự do thỏa thuận và các quy định về hợp đồng.

1. Điều khoản về quyền ưu tiên cần đáp ứng những điều kiện gì để có hiệu lực?

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (SĐ, BS) chưa có quy định riêng về điều kiện có hiệu lực của điều khoản quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng. Vì vậy, điều khoản này phải đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, điều khoản về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng chỉ có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

• Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch.
• Các bên hoàn toàn tự nguyện trong quá trình giao kết.
• Mục đích và nội dung của điều khoản không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
• Hình thức của hợp đồng phù hợp quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, theo điểm đ khoản 1 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022), thời hạn của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng. Do vậy, nếu quyền ưu tiên liên quan đến việc gia hạn hoặc ký kết hợp đồng mới thì nội dung này cũng nên được quy định rõ trong hợp đồng.

Việc quy định càng chi tiết thì khả năng phát sinh tranh chấp càng thấp và Tòa án cũng dễ dàng xác định trách nhiệm của các bên khi xảy ra vi phạm. Tóm lại, điều khoản về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng chỉ phát sinh hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ điều kiện của giao dịch dân sự và được quy định rõ ràng trong hợp đồng.

2. Các bên được quyền thỏa thuận và thực hiện quyền ưu tiên trong phạm vi nào?

Pháp luật hiện hành tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của các bên trong hợp đồng li-xăng. Căn cứ khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015, các bên được tự do cam kết, thỏa thuận về việc xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự nếu không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

Đồng thời, Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022) quy định chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp có quyền chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thông qua hợp đồng li-xăng. Vì vậy, các bên có thể thỏa thuận quyền ưu tiên trong nhiều phạm vi khác nhau, chẳng hạn:

• Quyền ưu tiên gia hạn hợp đồng sau khi hết thời hạn.
• Quyền ưu tiên ký kết hợp đồng li-xăng mới.
• Quyền ưu tiên mở rộng phạm vi sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ.
• Quyền ưu tiên khi chủ sở hữu có nhu cầu chuyển giao quyền sử dụng cho chủ thể khác.
• Quyền ưu tiên đàm phán trước khi chủ sở hữu chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

Vì vậy, quyền ưu tiên trong hợp đồng li-xăng có phạm vi khá rộng nhưng vẫn phải được thực hiện trong giới hạn của pháp luật và trên cơ sở thiện chí, trung thực giữa các bên.

3. Vi phạm điều khoản về quyền ưu tiên trong hợp đồng li-xăng sẽ bị xử lý như thế nào?

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (SĐ, BS) chưa quy định chế tài riêng đối với hành vi vi phạm điều khoản về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng. Do đó, khi một bên vi phạm điều khoản này thì trách nhiệm pháp lý chủ yếu được giải quyết theo Bộ luật Dân sự 2015 và nội dung hợp đồng đã giao kết.

Theo Điều 351 Bộ luật Dân sự 2015, bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. Nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại thì căn cứ Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015, bên vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ gây ra.

Tùy theo nội dung hợp đồng, bên bị vi phạm có thể yêu cầu:

• Buộc tiếp tục thực hiện đúng cam kết về quyền ưu tiên;
• Buộc chấm dứt việc giao kết trái thỏa thuận (nếu còn có thể khắc phục);
• Phạt vi phạm (nếu hợp đồng có thỏa thuận);
• Bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh;
• Khởi kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Trong trường hợp hành vi vi phạm còn đồng thời xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì tùy tính chất vụ việc, chủ thể quyền có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền theo Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được bổ sung bởi Khoản 10 Điều 2 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019), bao gồm yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Kết luận lại, vi phạm điều khoản về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng chủ yếu làm phát sinh trách nhiệm dân sự theo hợp đồng và Bộ luật Dân sự 2015. Vì vậy, doanh nghiệp nên quy định rõ chế tài, mức bồi thường và phương thức giải quyết tranh chấp ngay từ khi soạn thảo hợp đồng để bảo đảm khả năng thực thi trên thực tế.

IV. Giải đáp các thắc mắc thường gặp về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng

Trong quá trình giao kết và thực hiện quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng, các doanh nghiệp thường phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến hiệu lực của điều khoản, phạm vi chuyển giao cũng như trách nhiệm của các bên. Dưới đây là những vấn đề pháp lý được quan tâm nhiều nhất.

1. Quyền ưu tiên trong hợp đồng li-xăng có bắt buộc phải ghi nhận bằng văn bản không?

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (SĐ, BS) không có quy định riêng bắt buộc điều khoản quyền ưu tiên phải được lập thành một văn bản độc lập. Tuy nhiên, để bảo đảm giá trị chứng minh và khả năng thực thi, quyền ưu tiên nên được ghi nhận rõ trong hợp đồng li-xăng hoặc phụ lục hợp đồng.

Theo khoản 2 Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. Do đó, nếu quyền ưu tiên là một phần của hợp đồng li-xăng thì nội dung này cũng nên được thể hiện bằng văn bản để tránh tranh chấp về sau. Tóm lại, pháp luật chưa bắt buộc lập riêng điều khoản quyền ưu tiên, nhưng việc ghi nhận bằng văn bản là cần thiết để bảo đảm giá trị pháp lý và chứng cứ khi phát sinh tranh chấp.

2. Có thể thỏa thuận nhiều quyền ưu tiên trong cùng một hợp đồng li-xăng không?

Pháp luật hiện hành không giới hạn số lượng quyền ưu tiên mà các bên được phép thỏa thuận trong một hợp đồng li-xăng. Các bên có quyền tự do cam kết, thỏa thuận nếu không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội theo khoản 2 Điều 3 Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, trong cùng một hợp đồng, các bên có thể đồng thời thỏa thuận:

• Quyền ưu tiên gia hạn hợp đồng;
• Quyền ưu tiên ký kết hợp đồng mới;
• Quyền ưu tiên mở rộng phạm vi lãnh thổ sử dụng;
• Quyền ưu tiên sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ mới được cải tiến;
• Quyền ưu tiên khi chủ sở hữu chuyển giao quyền cho bên khác.

Tuy nhiên, các quyền ưu tiên cần được quy định rõ về điều kiện phát sinh, thời hạn thực hiện và hậu quả pháp lý nếu không thực hiện đúng cam kết nhằm hạn chế tranh chấp. Vì vậy, các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận nhiều quyền ưu tiên trong cùng một hợp đồng li-xăng miễn là nội dung phù hợp với quy định pháp luật.

3. Quyền ưu tiên có được chuyển giao cho bên thứ ba không?

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (SĐ, BS) về việc quyền ưu tiên trong hợp đồng li-xăng có được chuyển giao cho bên thứ ba hay không. Do đó, vấn đề này chủ yếu phụ thuộc vào nội dung hợp đồng và nguyên tắc tự do thỏa thuận của các bên. Nếu hợp đồng quy định quyền ưu tiên chỉ gắn với chính bên nhận li-xăng thì bên này không được tự ý chuyển giao quyền ưu tiên cho người khác. Ngược lại, nếu hợp đồng cho phép chuyển giao hoặc bên giao li-xăng chấp thuận bằng văn bản thì quyền ưu tiên có thể được chuyển giao theo đúng phạm vi đã thỏa thuận.

Trong thực tiễn, do quyền ưu tiên thường gắn với năng lực khai thác, uy tín và chiến lược hợp tác của bên nhận li-xăng nên phần lớn các hợp đồng đều quy định không được chuyển giao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên giao li-xăng. Kết luận lại, quyền ưu tiên chỉ được chuyển giao cho bên thứ ba khi hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận cho phép; nếu không có thỏa thuận thì không nên tự ý chuyển giao để tránh vi phạm hợp đồng.

4. Bên giao li-xăng không thực hiện quyền ưu tiên theo thỏa thuận thì bên nhận có quyền yêu cầu bồi thường không?

Nếu bên giao li-xăng vi phạm điều khoản về quyền ưu tiên và gây thiệt hại cho bên nhận thì bên nhận có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 351 Bộ luật Dân sự 2015, bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự.

Đồng thời, theo Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp không thực hiện đúng nghĩa vụ mà gây thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh. Bên nhận li-xăng có thể yêu cầu:

• Buộc thực hiện đúng cam kết về quyền ưu tiên (nếu còn có thể thực hiện);
• Bồi thường thiệt hại thực tế;
• Thanh toán khoản phạt vi phạm nếu hợp đồng có thỏa thuận;
• Khởi kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại để bảo vệ quyền lợi.

Tuy nhiên, bên yêu cầu bồi thường phải chứng minh được:

• Có điều khoản quyền ưu tiên hợp pháp;
• Có hành vi vi phạm của bên giao li-xăng;
• Có thiệt hại thực tế;
• Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại.

Vì vậy, nếu việc không thực hiện quyền ưu tiên làm phát sinh thiệt hại thì bên nhận li-xăng hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự.

5. Điều khoản quyền ưu tiên có còn hiệu lực sau khi hợp đồng li-xăng chấm dứt không?

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc điều khoản quyền ưu tiên có tự động tiếp tục có hiệu lực sau khi hợp đồng li-xăng chấm dứt hay không. Khi hợp đồng chấm dứt thì các quyền và nghĩa vụ của các bên cũng chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Do đó:

• Nếu hợp đồng quy định điều khoản quyền ưu tiên vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi hợp đồng chấm dứt (ví dụ quyền ưu tiên đàm phán ký hợp đồng mới trong vòng 12 tháng), thì điều khoản đó vẫn có giá trị ràng buộc.
• Nếu hợp đồng không có quy định thì quyền ưu tiên thường chấm dứt cùng với hiệu lực của hợp đồng li-xăng.

Tóm lại, điều khoản quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng chỉ tiếp tục có hiệu lực sau khi hợp đồng chấm dứt nếu các bên đã có thỏa thuận rõ ràng hoặc pháp luật có quy định khác; nếu không, điều khoản này sẽ chấm dứt cùng với hợp đồng.

V. Vì sao nên tìm luật sư tư vấn tại NPLaw khi có vấn đề về quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng?

Việc xây dựng và thực hiện điều khoản quyền ưu tiên hợp đồng li-xăng không chỉ đòi hỏi hiểu biết về Luật Sở hữu trí tuệ mà còn liên quan đến pháp luật dân sự, thương mại và kỹ năng soạn thảo hợp đồng. Với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, NPLaw luôn hướng đến việc xây dựng các hợp đồng li-xăng chặt chẽ, phù hợp quy định pháp luật và bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Trên đây là các thông tin mang tính tham khảo, Quý khách hàng cần tư vấn chi tiết về trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ cho Hãng luật NPLaw để được tư vấn ngay.